Tento článok je založený na webinári Womble Bond Dickinson vo februári 2023 s partnermi WBD James Love (UK) f Ryan CagleA Fabio Marino A Karthika Perumal (my).
Majitelia patentov čoskoro vstúpia do odvážneho nového sveta pri vytváraní a presadzovaní európskych patentov. Rozhovory o jedinom, zjednotenom európskom patente sa začali v roku 1962. Pokus o vytvorenie patentu zlyhal koncom 80. rokov, ale napokon, systém jednotného patentu a sprievodný zjednotený patentový súd sa po dlhých odkladoch a súdnych sporoch uskutoční tento rok.
Nový patentový systém poskytne majiteľom patentov celý rad ďalších možností na zváženie, ale kľúčové rozhodnutia musia byť prijaté už teraz, skôr ako jednotný patentový systém nadobudne účinnosť 1. júna 2023.
Štandardné patenty vs. európske/národné patenty
V súčasnosti musia potenciálni držitelia európskych patentov podávať prihlášky buď v jednotlivých krajinách, alebo ich podať na Európskom patentovom úrade a následne si ich nechať overiť v konkrétnych krajinách záujmu. Patenty musia byť vymáhané alebo napadnuté v každej krajine. Jednotný patentový systém (UP) vytvára tretiu cestu – jediný patent, ktorý je vymáhateľný v každom zo zúčastnených členských štátov.
Ale aj keď Jednotný patentový systém vstúpi do platnosti, národné prihlášky možno stále podávať v ktorejkoľvek európskej krajine. Centralizované patentové prihlášky sa budú aj naďalej podávať na Európskom patentovom úrade a pri ich udelení môže prihlasovateľ požiadať, aby bol grant zaregistrovaný ako štandardizovaný patent a/alebo validovaný v jednotlivých európskych krajinách.
„Štandardizovaný patent je určený ako dodatočná cesta k získaniu patentov vymáhateľných v rôznych európskych krajinách,“ povedal Cagle. „Nie je to náhrada za tradičný európsky patentový systém.“
„Jednotný patent je určený ako dodatočná cesta k získaniu patentov vymáhateľných v rôznych európskych krajinách. Nie je náhradou za tradičný európsky patentový systém.“
Ryan Cagle, partner, WOMBLE BOND DICKINSON (USA)
Jednotný patent pokrýva územie členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na dohode o jednotnom patentovom súde. Dohovor zatiaľ ratifikovalo sedemnásť krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Fínsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Švédsko a Slovinsko.
Sedem ďalších krajín – Cyprus, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Írsko, Rumunsko a Slovensko – môže dohodu ratifikovať neskôr. Štandardizovaný patent však nebude v týchto siedmich krajinách retroaktívny, ak dohodu ratifikujú. Španielsko, Poľsko a Chorvátsko oznámili, že neprijmú spoločný patentový systém. Nórsko, Švajčiarsko, Turecko a Spojené kráľovstvo nie sú členmi Európskej únie, a preto nie sú oprávnené zúčastniť sa na systéme jednotného patentu.
Umiestnenie Spojeného kráľovstva a Španielska ako odľahlých hodnôt je veľkým opomenutím, povedal Loew vzhľadom na to, že v týchto krajinách je zapojené veľké množstvo patentových aktivít. Tradičné overovacie procesy budú potrebné v krajinách, na ktoré sa nevzťahuje spoločný patentový systém.
Prihlasovatelia sa musia prihlásiť do jednostranného patentového systému – prihlášku je potrebné podať najneskôr do jedného mesiaca po zverejnení oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku. Inak udelený európsky patent zaostáva za tradičnými patentmi.
„Dobrou správou je, že nič nezmení spôsob podávania patentových prihlášok v Európe,“ povedal Cagle. Jedinou zmenou je, že žiadatelia sa musia explicitne prihlásiť do systému UP. Patent vybraný v systéme jedného patentu nemôže byť validovaný jednotlivo v krajine UPC.
Je potrebné urobiť zásadné rozhodnutia o patentoch
Tretia cesta patentu ponecháva na žiadateľoch o patenty, aby sa rozhodli vzhľadom na právny rámec UPCA a ako to ovplyvňuje presadzovanie patentov, patentové výzvy a patentové transakcie, povedal Love.
Musia sa prihlasovatelia prihlásiť k novému jednotnému patentovému systému? Loew povedal, že hlavným faktorom je výhoda centralizovaného presadzovania patentov oproti obavám, že centralizovaný útok na patenty by mohol jedným ťahom zrušiť práva vo všetkých zúčastnených európskych krajinách.
Cagle poznamenal, že cieľom UPC je znížiť náklady a zjednodušiť proces vytvárania patentových práv. Neexistujú žiadne poplatky za podanie patentu v UPC a neexistujú žiadne individuálne náklady štátu. Žiadatelia tiež platia jedno ročné štipendium namiesto jednotlivých krajín.
„Ak sú úspory nákladov základom pri rozhodovaní o prihlásení sa k jednostrannému patentovému systému, faktorom bude počet krajín, v ktorých by ste to inak skontrolovali,“ povedal. Čím viac krajín musia prihlasovatelia validovať, tým je pravdepodobnejšie, že prihlásenie do jednotného patentového systému im ušetrí peniaze.
Držitelia patentov môžu výrazne ušetriť na anuite, ak sú patenty podané v štyroch alebo viacerých krajinách. V menšom počte krajín môže majiteľ patentu pravdepodobne ušetriť peniaze na tradičnom európskom modeli.
Jednorazové overenie môže byť preferované pre veľké patenty, aby sa predišlo centralizovanému zrušeniu. Ale v prípade ďalších patentov môžu úspory, ktoré ponúka štandardizovaný patent, prevážiť tieto ostatné faktory, navrhuje Cagle.
„Existuje veľa úvah, ktoré môžu ovplyvniť prihlasovanie patentov a súdne spory v Európe,“ povedal. „Zatiaľ čo spočiatku by ste mohli použiť prístup „počkajte a uvidíte“, v skutočnosti môže existovať úplne nový spôsob myslenia o tom, ako táto „tretia prekážka“ európskeho patentového systému funguje.“
Úvahy o súdnych sporoch podľa UPC
Jednotný patentový súd pokrýva najmä tri typy duševného vlastníctva:
- patenty udelené v rámci jednotného patentového systému;
- klasické európske patenty, ktoré nie sú vynechané; A
- Dodatkové ochranné certifikáty (SPC) na základe 1. alebo 2.
Love povedal, že UPC môže hostiť širokú škálu patentových žalôb, vrátane porušenia, vyhlásení o neporušení, práv na predchádzajúce použitie, zrušenia, preventívnych a dočasných opatrení, náhrady škody atď. Neexistujú však žiadne ustanovenia na riešenie hrozieb. Neodôvodnený patent ako v systéme Spojeného kráľovstva.
Paríž a Mníchov budú slúžiť ako ústredné súdne oddelenia, pričom regionálne súdy budú zriadené naprieč zúčastnenými krajinami. Okrem toho sa Miláno pravdepodobne stane aj centrálnou divíziou. „Počul som, že súd je opísaný ako ‚Frankensteinov súd‘ v tom zmysle, že sa skladá z kúskov zákonov a postupov zozbieraných z rôznych krajín,“ povedal Love. Predpokladá sa, že v začiatkoch Súdu bude existovať nákupné fórum a ako bude Súd fungovať na praktickej úrovni, sa ešte len uvidí.
„Plán je taký, že normálny oslobodzujúci proces musí prejsť súdom do 12 mesiacov,“ povedal Love. Domnieva sa, že cieľ je dosiahnuteľný vzhľadom na zameranie UPC na patenty a túžbu súdnych úradníkov dokázať svoju kompetenciu.
„Plánom je, že normálny patentový postup by mal prejsť súdom do 12 mesiacov.“
James Love, partner, WOMBLE BOND DICKINSON (UK)
Aké sú výhody predplatného UPC? Marino povedal, že jedným zo scenárov by bolo, keby majiteľ patentu plánoval uplatniť patent v celej Európe. Týmto spôsobom možno proti páchateľom podať jeden prípad v 17 krajinách.
Ale pre držiteľov patentov, ktorí neplánujú uplatniť svoje práva v blízkej budúcnosti, bude pravdepodobne preferovanou možnosťou stiahnutie. „Možno je jednoduchšie držať práva na základe jednotlivých provincií a znížiť riziko napadnutia centrálnej jurisdikcie,“ povedal Marino.
Predvolená pozícia je, že UPC bude mať jurisdikciu nad klasickými európskymi patentmi. Držitelia patentov sa však môžu odhlásiť z tejto pozície, a to aj počas obdobia začiatku platnosti UPC pred otvorením súdu 1. júna 2023. Keď sa žiadatelia rozhodnú odstúpiť od UPC, môžu znova vstúpiť – ale nemôžu druhýkrát.
Marino povedal: „Jedným rizikom, ktoré treba zvážiť, je, že ak sa odhlásite z UPC, námietka podaná kdekoľvek (v 17 zúčastnených krajinách) vám zabráni odhlásiť sa z jurisdikcie UPC, kým sa táto námietka nevyrieši. V niektorých prípadoch to môže trvať dlho“.
„Jedným rizikom, ktoré treba zvážiť, je, že ak sa odhlásite z UPC, námietka podaná kdekoľvek (v 17 zúčastnených krajinách) vám zabráni odhlásiť sa z jurisdikcie UPC, kým sa táto výzva nevyrieši. V niektorých prípadoch to môže trvať dlho. čas.“ .
Fabio Marino, partner, WOMBLE BOND DICKINSON (USA)
Ďalšou vlastnosťou, pri ktorej treba zostať, je rozsah a veľkosť UPC. Štáty zastúpené UPC sú domovom 270 miliónov ľudí – čo je zhruba veľkosť Spojených štátov, takže táto kombinovaná jurisdikcia sa v porovnaní s americkými federálnymi súdmi stáva väčším a atraktívnejším miestom pre patentové spory.
Marino tiež poznamenal, že zatiaľ čo obdobie objavovania na amerických súdoch často spomaľuje patentové spory, môže priniesť informácie, ktoré môžu byť užitočné na iných súdoch, ako je napríklad UPC.
V nemeckom právnom systéme miestne súdy posudzujú porušenie patentu, zatiaľ čo federálne súdy posudzujú platnosť a zrušenie. Táto takzvaná bifurkácia (ktorá nie je faktorom v sporoch týkajúcich sa patentov v Spojenom kráľovstve a USA) by vo všeobecnosti v UPC nebola na mieste, ale Love povedal, že existujú špecifické okolnosti, za ktorých by mohla nastať.
Transakcie v Spoločnom patentovom systéme
Perumal uviedol, že jednostranný patentový systém ovplyvní aj to, ako sa v Európe vykonávajú transakcie duševného vlastníctva.
„Keď pracujeme na komercializácii technológie, zvyčajne sa zapájame do jedného z dvoch typov transakcií: transakcie prideľovania a licenčné transakcie,“ povedala. Pri tradičných európskych patentoch vlastní patenty každá jednotlivá krajina, zatiaľ čo v monistickom systéme je patent jediným aktívom vo všetkých zúčastnených krajinách.
Perumal tiež uviedol, že podľa pravidiel jednotného patentového systému treba pri podávaní dôkladne zvážiť poradie, v ktorom sú prihlasovatelia uvedení v patentových záležitostiach. Poradie žiadateľov a ich bydlisko alebo hlavné miesto podnikania bude určené príslušným rozhodným právom pre UPL. Ak ani jeden z nich nemá bydlisko v niektorej z krajín UP, vzťahuje sa naň nemecké právo.
Zákony týchto členských štátov sa líšia. Preto by spolužiadatelia mali prediskutovať vplyv poradia, v ktorom sú menovaní. Zákony členských štátov sa stávajú ešte dôležitejšími pri vykonávaní náležitej starostlivosti o patentových portfóliách.“
Zákony týchto členských štátov sa líšia. Preto by spolužiadatelia mali prediskutovať vplyv poradia, v ktorom sú menovaní. Zákony členských štátov sa stávajú ešte dôležitejšími pri vykonávaní náležitej starostlivosti o patentových portfóliách.
Parfum Karthika, Shrek, WOMBLE BOND DICKINSON (USA)
Pri licenčných transakciách budú mať držitelia patentov stále možnosť licencovať štandardizovaný patent v konkrétnej krajine alebo v skupine krajín.
„Riadiaci zákon je ďalším ustanovením, kde očakávame veľa diskusií,“ povedal Perumal. Ak zákazníci už majú vo svojom portfóliu európske patenty, držiteľ licencie má výhradné právo odstúpiť od SPC. Spoluvlastníci sú povinní urobiť spoločné vyhlásenie o opt-in alebo opt-out.
„Uistite sa, že máte tieto rozhovory so svojimi držiteľmi licencie o prihlásení alebo odhlásení sa pre každý patent v portfóliu, hoci rozhodnutie je na vás, poskytovateľovi licencie,“ povedala.
Ako to často býva v stratégii duševného vlastníctva, neexistuje jediný správny alebo nesprávny prístup – rôzne okolnosti, tolerancia rizika a obchodné ciele budú určovať stratégiu majiteľa patentu do budúcnosti. Blížia sa však dôležité termíny a držitelia patentov si musia byť vedomí nových možností, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom jednotného patentového systému a jednotného patentového súdu.
Spĺňa napríklad komplexné pokrytie štandardizovaného patentu lepšie obchodné ciele spoločnosti? Alebo bude národný patent alebo tradičný európsky patent chrániť dôležité duševné vlastníctvo pred mnohými rizikami prostredníctvom centrálneho zrušenia? Sú náklady na stíhanie a udržiavanie patentu dôležitým faktorom, a ak áno, zníži štandardné patentovanie tieto výdavky? Aký prístup najlepšie vyhovuje stratégii spoločnosti v transakciách duševného vlastníctva? Odpovede na tieto (a ďalšie) otázky určia, ako by mal majiteľ patentu postupovať – a čas na ich položenie je práve teraz.
Hlavné zásuvky:
- Termín 1. júna 2023 sa nezadržateľne blíži, takže držitelia patentov musia myslieť na dôležité rozhodnutia už teraz.
- Jednotný patentový systém nezahŕňa Spojené kráľovstvo a Španielsko, čo ovplyvňuje stratégiu prihlasovania.
- Jednotný patent poskytuje ďalšie možnosti a nie je alternatívnou cestou k európskym alebo národným patentom.
- Zvážte svoju licenčnú stratégiu vo svetle možností systému jedného patentu.
tiež, Kliknutím sem zobrazíte záznam na požiadanie Z panelovej diskusie Womble Bond Dickinson Unitary Patent/UPC.
„Organizátor. Spisovateľ. Zlý kávičkár. Evanjelista všeobecného jedla. Celoživotný fanúšik piva. Podnikateľ.“
